紫荊資(zī)訊 | 一(yī)文了解FTO

一(yī)、什麽是FTO？

FTO是Freedom To Operate 的縮寫，即自由實施盡職調查，是指爲确定一(yī)項技術或者産品能否在一(yī)定前提下(xià)不受第三方知(zhī)識産權（主要是專利權）的阻礙而能夠實施所進行的法律盡職調查。

二、FTO應該什麽時候做最合适

正常情況下(xià)，做FTO最合适的時機應該是在産品原型（Protype）基本确定之後，大(dà)規模投産之前。在這個時候做FTO，是因爲産品結構基本确定了，不會有多大(dà)的修改。如果FTO做得過早，剛做好了FTO，開(kāi)發部門或許已經修改了方案，到産品上市時候又(yòu)得重新做FTO。倘若FTO做得過晚，等到産品已經投産之後再做FTO，這時候如果發現專利侵權風險太大(dà)，修改的成本太高，将已經投産的産品主動銷毀也不現實。
但是在産品原型确定之後，投産之前做FTO也有個問題，就是雖然企業還未投産，但是研發階段已經基本結束，如果這時候做FTO發現了風險特别高的專利應該怎麽辦？推倒重來或者大(dà)規模修改成本依然很大(dà)。産品開(kāi)發流程的期限一(yī)般都卡得比較嚴，在FTO過程中(zhōng)确定了風險之後再讓研發重來一(yī)次阻力可想而知(zhī)。
産品的FTO天然有一(yī)個缺陷，就是一(yī)旦發現很多高風險的專利時，就沒法freedom to operate了。狹義上的FTO報告是用來在法庭上抗辯故意侵權，避免懲罰性賠償的。總不至于拿着一(yī)份明明白(bái)白(bái)寫着侵權風險大(dà)的FTO報告讓法官看，那是自證侵權。
其實産品侵權風險防控是一(yī)個系統的工(gōng)程，要從研發的前端就開(kāi)始着手。科學的做法是在研發開(kāi)始之初就應該有整體(tǐ)的專利分(fēn)析（landscaping），在概念的階段就避開(kāi)那些風險較大(dà)的專利。這時候也可以稱爲專利的風險預警，它與FTO雖然都有防控專利風險的目的，但做法和要求完全不同。
在前端做了專利風險的預警之後，實際上有很多機會将主要的專利風險避開(kāi)，這樣在産品上市的時候做FTO實際上隻是進一(yī)步的确認，工(gōng)作量已經小(xiǎo)很多。這時候的FTO才能真正稱得上FTO（Freedom to operate），否則做FTO之前就已經知(zhī)道侵犯很多專利了，那也不可能freedom to operate了。
然而，并不是每個企業都建立了與研發流程相匹配的專利風險防控體(tǐ)系，這樣體(tǐ)系并不會給研發帶來負擔，反而會促進和加速研發的進程，這一(yī)點在研發與知(zhī)識産權部門的溝通中(zhōng)經常出現問題，知(zhī)識産權部門必須要讓商(shāng)業部門明白(bái)風險防控幫助研發解決問題，而不是造成阻礙，這一(yī)點暫不贅述。很多企業做FTO之前，研發之初并未做過專利的預警，有的甚至是在産品上市之後，需要進入海外(wài)市場的時候才想起做FTO，把所有的風險核查寄托在FTO身上，這時候的FTO實際上已經不是真正的FTO了，因爲可能存在很多的風險因素，因此FTO報告要滿足要求就需要很多的技巧處理。

三、怎麽做好FTO檢索？

爲了讨論好這個問題，我(wǒ)(wǒ)們還是要對這裏的FTO做個限定，泛指專利風險分(fēn)析，一(yī)般做FTO時，第一(yī)步的工(gōng)作是要确定目标國家或地區，因爲原則上FTO隻檢索目标國或地區的有效專利。

但是設定目标，并不意味着檢索就要限定在這個範圍。這實際上是兩個問題。很多人以爲将檢索限定在目标國範圍，可能會節省時間。實際上有時候這會更加浪費(fèi)時間。因爲單個國家的專利文獻是斷層的，很多疑難檢索的專利實際上“理”出來，比如先找到一(yī)件稍微近似的美國專利，然後順這件美國專利暴露出來的申請人、發明人、關鍵詞、分(fēn)類、引用，順藤摸瓜找到了更加接近的中(zhōng)國專利，而這件中(zhōng)國專利則是一(yī)開(kāi)始很難定位的。所以在FTO檢索時擴大(dà)檢索的範圍，有時候反而更容易找到目标國的關鍵專利。這是從檢索方法論的方面考慮，擴大(dà)檢索範圍，很多時候反而能節省檢索的時間，提高檢索的精确度。
FTO原則上隻查找有效授權的目标國專利，那麽對于失效的專利是否不必去(qù)找呢。有人可能以爲既然是FTO，那當然是要找授權有效的專利，無效的文獻找到也沒有意義。這種認識是不對的。無效的專利當然不存在潛在的風險，但與上文所述一(yī)樣，無效的專利暴露出的申請人、發明人、關鍵詞、分(fēn)類、引用是找到有效相關的專利的重要提示。
從FTO結論管理上看，無效的專利也有重要的意義。因爲有時候相關産品的特征早已是被現有技術公開(kāi)了，但是因爲各種原因，還能找到許多相關的授權專利，比如實用新型。如果對這些有效專利的範圍進行了詳細的比對，結果發現侵權的風險非常大(dà)，而實際情況下(xià)，這些有效的專利都不穩定，因爲關鍵的現有技術早已公開(kāi)了關鍵的特征。從法理上，完全按照現有技術去(qù)做，本身就是FTO的一(yī)種，表明是可以自由操作的（Freedom to operate）。所以FTO的檢索範圍包括失效的專利有時候很有必要。當然，擴大(dà)檢索範圍并不意味着在結論上展示這些範圍。
對于未授權的專利要不要考慮？未授權的專利，最大(dà)的問題是保護範圍不确定，如果對未授權的專利的權利要求進行分(fēn)析，有時候結論會失控，這樣的FTO無法管理。一(yī)般情況下(xià)，對于未授權的專利，會根據具體(tǐ)的需要列出來作爲參考，不作詳細的權利要求比對分(fēn)析。
總之，FTO對檢索的要求極高，需要完備和科學的檢索式，保證檢索的查全率和查準率。

本文轉自佑斌公衆号，有字節删改

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