首頁 > 紫荊視點 > 紫荊資(zī)訊 > 紫荊資(zī)訊 | 從審查指南(nán)的最新修改再談無限分(fēn)案與主動分(fēn)案

紫荊資(zī)訊 | 從審查指南(nán)的最新修改再談無限分(fēn)案與主動分(fēn)案

閱讀量：

時間：2019-10-11 15:51:29

本文由作者授權發布，如需轉載，請聯系作者授權，并注明來源
來源：老彭講知(zhī)産
作者：彭文波

國家知(zhī)識産權局2019年9月24日發布了【關于《專利審查指南(nán)》修改的公告》】，此次修改涉及到專利申請和代理實務中(zhōng)的多方面問題，其中(zhōng)有關“分(fēn)案申請“的修改引起了筆者的關注。

本次審查指南(nán)對分(fēn)案申請提出的時間、分(fēn)案申請的申請人和發明人進行了重大(dà)修改。修改如下(xià)：
第一(yī)部分(fēn)第一(yī)章第5.1.1節第（3）項第5段修改爲：

【以下(xià)文字中(zhōng)，藍(lán)色部分(fēn)爲新增加的内容，紅色部分(fēn)爲舊(jiù)版中(zhōng)被删除的内容】

二、指南(nán)的漏洞：分(fēn)案的再分(fēn)案——無限分(fēn)案可行嗎(ma)？

我(wǒ)(wǒ)們不禁要思考一(yī)下(xià)，審查指南(nán)爲什麽要對分(fēn)案申請的分(fēn)案申請（再分(fēn)案）進行如此大(dà)刀闊斧的修改呢？
這裏要引入兩個問題，一(yī)個是分(fēn)案時間，另一(yī)個是分(fēn)案基礎。
分(fēn)案申請對專利申請人來說，當然是一(yī)個有利的制度。專利申請人總是想突破分(fēn)案申請的時間規定和對分(fēn)案基礎的限制，最棒的就是“想分(fēn)就分(fēn)，想怎麽分(fēn)，就怎麽分(fēn)”。
那如果申請人在母案已經結案的情況下(xià)，還想再分(fēn)案該怎麽辦呢？
我(wǒ)(wǒ)們先來看原來的《審查指南(nán)》是怎麽規定的。《審查指南(nán)》（2010版）就分(fēn)案申請的再分(fēn)案申請，給出了一(yī)種例外(wài)情形：
對于已提出過分(fēn)案申請，申請人需要針對該分(fēn)案申請再次提出分(fēn)案申請的，再次提出的分(fēn)案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核。再次分(fēn)案的遞交日不符合上述規定的，不得分(fēn)案。
但是，因分(fēn)案申請存在單一(yī)性的缺陷，申請人按照審查員(yuán)的審查意見再次提出分(fēn)案申請的情況除外(wài)。對于此種除外(wài)情況，申請人再次提出分(fēn)案申請的同時，應當提交審查員(yuán)發出的指明了單一(yī)性缺陷的審查意見通知(zhī)書(shū)或者分(fēn)案通知(zhī)書(shū)的複印件。未提交符合規定的審查意見通知(zhī)書(shū)或者分(fēn)案通知(zhī)書(shū)的複印件的，不能按照除外(wài)情況處理。②

也就是說，指南(nán)允許申請人根據審查員(yuán)指出的單一(yī)性缺陷，對已有的分(fēn)案申請（一(yī)次分(fēn)案）進行再次分(fēn)案（二次分(fēn)案）。而且這種“被動分(fēn)案”不受到前述時限（母案處于pending 狀态）的限制，隻要是審查員(yuán)指出的單一(yī)性缺陷，即便是母案不能再pending，都可以進行分(fēn)案。

當然，上述理解是根據指南(nán)的字面意思做出的理解，實務中(zhōng)，筆者自己暫時還沒有遇到對二次分(fēn)案再進行三代分(fēn)案甚至四代分(fēn)案的情形。

但是不知(zhī)道大(dà)家注意到沒有，指南(nán)的這個規定隻是規定了基于單一(yī)性缺陷的審查意見所進行的“被動分(fēn)案”，不受到母案pending的限制，卻沒有對二次分(fēn)案提出的時間和二次分(fēn)案提出的基礎進行明确。

之前君合律師事務所上海分(fēn)所的趙昊律師遇到過一(yī)個第五分(fēn)案的案例。這個案例很好地體(tǐ)現了《審查指南(nán)》（2010）有關多次分(fēn)案申請的漏洞。

案情概述③
在提交第五分(fēn)案（最新分(fēn)案）時的情況（按提交時間排列）：母案申請：已經授權多年，處于不能再pending的狀态；
第一(yī)分(fēn)案：基于母案在其pending時提出，最終視撤，處于不能再pending的狀态；
第二分(fēn)案：基于第一(yī)分(fēn)案在其pending時提出，授權幾年之後未繳年費(fèi)，處于不能再pending的狀态；
第三分(fēn)案：基于母案在其pending時提出，實審階段有指出單一(yī)性缺陷的通知(zhī)書(shū)，最終實審駁回，複審維持駁回，一(yī)審維持駁回，未上訴，駁回生(shēng)效，處于不能再 pending的狀态；
第四分(fēn)案：基于第三分(fēn)案在其一(yī)審上訴期間提出的，實審階段沒有指出過單一(yī)性缺陷的通知(zhī)書(shū)，已發了授權通知(zhī)，尚未交費(fèi)。
第五分(fēn)案（最新的分(fēn)案）：基于第三代分(fēn)案提出。

在上述案例中(zhōng)，第五分(fēn)案實際上是在除第四分(fēn)案之外(wài)都處于不能再pending的狀态，但是第三分(fēn)案拿到了指出單一(yī)性缺陷的通知(zhī)書(shū)的情況下(xià)提出的，并且趙昊律師稱，最近收到了初審合格通知(zhī)書(shū)，第五分(fēn)案成功了。

整個申請過程如下(xià)圖所示

五次分(fēn)案申請的時間軸

也就是上圖中(zhōng)：
綠色箭頭對應的第四分(fēn)案處于pending，說明存在分(fēn)案時機；
深藍(lán)色箭頭對應的第五分(fēn)案享受了第四分(fēn)案處于pending帶來的分(fēn)案時機；
但是，第五分(fēn)案的分(fēn)案基礎卻來源于紫色的第三分(fēn)案；
而且，第五分(fēn)案的分(fēn)案理由基于審查員(yuán)在第三分(fēn)案中(zhōng)所下(xià)發的單一(yī)性缺陷通知(zhī)書(shū)；
有木有很完美地符合現行審查指南(nán)的規定？
我(wǒ)(wǒ)們不禁要問：圖中(zhōng)的紅色問号所對應的這種分(fēn)案基礎到底存不存在？
從該案來看，按照現行《審查指南(nán)》，能夠接受同時符合如下(xià)兩個條件的分(fēn)案申請：
1. 同一(yī)專利群中(zhōng)至少有一(yī)個分(fēn)案申請收到過單一(yī)性相關通知(zhī)書(shū)；
2. 最新分(fēn)案提出時，至少有一(yī)個申請還處于 pending的狀态，無論這個申請是否收到過單一(yī)性相關通知(zhī)書(shū)。

早幾個月，關于英特爾超20年專利授權案，業内讨論的非常激烈，有的觀點認爲隻要有一(yī)個分(fēn)案拿到過單一(yī)性相關通知(zhī)書(shū)，無論是否有pending的申請，都能夠無限分(fēn)案；另一(yī)些觀點則認爲，英特爾案是初審部門的失誤，隻有當收到過該等通知(zhī)書(shū)的分(fēn)案申請還pending的時候才能分(fēn)案。

上述的案例确實提出了一(yī)個問題——單一(yī)性相關通知(zhī)書(shū)是不是隻能用一(yī)次？用過了單一(yī)性相關通知(zhī)書(shū)的分(fēn)案，還能不能繼續分(fēn)案？
從上述案例來看，現行的審查指南(nán)确實允許手持一(yī)份單一(yī)性相關通知(zhī)書(shū)就爲所欲爲繼續無限分(fēn)案。

那我(wǒ)(wǒ)們來看新修改的指南(nán)是怎麽規定的

【以下(xià)文字中(zhōng)，藍(lán)色部分(fēn)爲新增加的内容，紅色部分(fēn)爲舊(jiù)版中(zhōng)被删除的内容】

對于已提出過分(fēn)案申請，申請人需要針對該分(fēn)案申請再次提出分(fēn)案申請的，再次提出的分(fēn)案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核。再次分(fēn)案的遞交日不符合上述規定的，不得分(fēn)案。
但是，因審查員(yuán)發出分(fēn)案通知(zhī)書(shū)或審查意見通知(zhī)書(shū)中(zhōng)指出分(fēn)案申請存在單一(yī)性的缺陷，申請人按照審查員(yuán)的審查意見再次提出分(fēn)案申請的情況除外(wài)。對于此種除外(wài)情況，申請人再次提出分(fēn)案申請的同時，應當提交審查員(yuán)發出的指明了單一(yī)性缺陷的審查意見通知(zhī)書(shū)或者分(fēn)案通知(zhī)書(shū)的複印件。未提交符合規定的審查意見通知(zhī)書(shū)或者分(fēn)案通知(zhī)書(shū)的複印件的，不能按照除外(wài)情況處理。對于不符合規定的，審查員(yuán)應當發出補正通知(zhī)書(shū)，通知(zhī)申請人補正。期滿未補正的，審查員(yuán)應當發出視爲撤回通知(zhī)書(shū)。申請人補正後仍不符合規定的，再次提出分(fēn)案申請的遞交時間應當以該存在單一(yī)性缺陷的分(fēn)案申請爲基礎審核。不符合規定的，不得以該分(fēn)案申請爲基礎進行分(fēn)案，審查員(yuán)應當發出分(fēn)案申請視爲未提出通知(zhī)書(shū)，并作結案處理。

新修改的指南(nán)，非常清晰的界定了分(fēn)案時機和分(fēn)案基礎。根據新修改的指南(nán)，我(wǒ)(wǒ)們再來看剛剛的案例：
第五分(fēn)案申請遞交的時間：由于母案已經不能pending，那麽第五分(fēn)案的遞交時間應該以存在單一(yī)性缺陷的第三分(fēn)案爲基礎進行審核，但是此時第三分(fēn)案已經不能pending，因此第五分(fēn)案不符合指南(nán)規定，不能以第三分(fēn)案爲基礎進行分(fēn)案。審查員(yuán)應該發出分(fēn)案申請視爲未提出通知(zhī)書(shū)，并作結案處理。

三、關于主動分(fēn)案

通常情況下(xià)，分(fēn)案申請與專利申請的單一(yī)性密切相關，或者可以認爲它們是單一(yī)性這一(yī)問題的兩個方面。即，滿足單一(yī)性要求的内容可以合于一(yī)件專利申請中(zhōng)提出，不能滿足單一(yī)性要求的内容則往往要在原申請的基礎上提出分(fēn)案申請。
從邏輯關系上來講，分(fēn)案申請應當是爲克服母案申請存在的單一(yī)性問題而提出的，分(fēn)案申請的權利要求相對于母案申請的權利要求應當是不具備單一(yī)性的。
但是《專利法》及其實施細則中(zhōng)并未對分(fēn)案申請的相關内容進行明确限定，而僅在《審查指南(nán)》的第二部分(fēn)第六章第3.2節中(zhōng)規定了“分(fēn)案以後的原申請與分(fēn)案申請的權利要求書(shū)應當分(fēn)别要求保護不同的發明”。
筆者認爲，首先，在分(fēn)案申請的初步審查中(zhōng)，主要關注的是分(fēn)案申請形式上的問題，分(fēn)案申請的相關核實并不涉及對分(fēn)案申請是否與母案申請屬于一(yī)個總的發明構思的核實。④而且在專利申請實務中(zhōng)，我(wǒ)(wǒ)們也發現，與單一(yī)性問題無關的主動分(fēn)案，在初步審查中(zhōng)也并不禁止。
基于現行的專利審查制度，申請人可以利用主動分(fēn)案申請，取得一(yī)些意想不到的效果。當然，這樣的“另類分(fēn)案申請”是否符合專利立法的原意有其值得商(shāng)榷的地方。我(wǒ)(wǒ)們此處主要出于保護申請人利益的角度來審視分(fēn)案申請制度。

四、主動分(fēn)案用的好_，能夠爲申請人争取更多的利益

1、拖延時間
如果因爲撰寫和審通答複失誤導緻申請文件即将被駁回，或者母案不幸收到了駁文，母案已經到了“危亡之際”，可以自收到駁回決定之日起三個月内提出分(fēn)案申請。即便是提出專利複審請求之後以及對複審決定不服提起行政訴訟期間，都可以提出分(fēn)案申請，複審和分(fēn)案兩手準備，還可以起到拖延時間的效果。

2、搶占時間
一(yī)件專利申請，必須全部權利要求具備授權條件才能獲得授權。申請人與審查員(yuán)之間往往會就部分(fēn)權利要求存在争議，專利審查工(gōng)作進入膠着狀态。專利局等得起，爲了搶占市場申請人可等不起，當申請人發現本申請短時間内授權前景不明朗時，可以先行一(yī)步，先暫時不管那些有争議的權利要求，将其删除，以使得其他權利要求快速獲得授權。然後，在授權辦登期間再啓動主動分(fēn)案，将那些曾經放(fàng)棄的權利要求寫入分(fēn)案申請中(zhōng)。

3、借屍還魂
專利法第31條和細則51條禁止超範圍修改，也禁止不根據審查員(yuán)指出的缺陷進行修改，主動增加權利要求的機會也僅限于主動修改時機。如果說明書(shū)中(zhōng)确實有很值得保護的技術方案不慎被權利要求遺漏，可以采用分(fēn)案申請的手段，讓這些潛藏在說明書(shū)中(zhōng)的技術方案變成權利要求，重獲新生(shēng)。避免這些值得保護的技術方案被說明書(shū)“捐獻”給公衆。

4、返老還童
在發明專利的實質審查過程中(zhōng)，申請人爲了獲得授權，使權利要求克服審查員(yuán)指出的創造性缺陷，往往會對權利要求進行合并式修改。如果修改之後審查員(yuán)仍然認爲修改後的權利要求都不具備創造性，将其被駁回。進入複審程序之後複審成功，如果複審決定中(zhōng)表明即便權利要求不進行合并，權利要求仍然具有創造性，申請人自然希望将權利要求恢複爲拆開(kāi)的狀态，但是按照《審查指南(nán)》的規定，複審請求決定是基于修改文本的基礎上撤銷駁回決定的，因此原審查部門應該以修改文本爲基礎繼續進行審查。此時，可以利用主動提交分(fēn)案申請獲得“返老還童”的效果。讓複審成功的案件繼續審查，然後基于原申請提出一(yī)個帶有原始權利要求的分(fēn)案申請，删除重複授權的權利要求，使得母案和分(fēn)案的技術特征不完全相同，就有可能使兩件專利都獲得授權。

5、“潛水艇”專利
“潛水艇專利”，這個術語主要源自美國專利制度的特殊性：早期美國專利是授權後才開(kāi)始計算保護期的（17年），而授權之前發明人又(yòu)可以通過多種途徑對說明書(shū)以及權利要求書(shū)進行修改并讓這個申請一(yī)直處于效力待定的pending狀态；且當時的規定是專利隻有在授權時才會被公開(kāi)。由于這個在授權前一(yī)直處于不公開(kāi)狀态，就如同潛水艇一(yī)般難以察覺，等它浮出水面時已經處于攻擊狀态，所以當時人們把這樣的專利稱爲“潛水艇專利”。⑤

目前，我(wǒ)(wǒ)國專利法不支持前面所述的“經典”的“潛水艇專利”的運作，目前所謂的“潛水艇專利”與經典的“潛水艇專利”已經有了極大(dà)的區别，但思路還是類似的，就是盡可能将自己的專利隐藏在暗處，然後再适時給對手緻命一(yī)擊。目前如果中(zhōng)國的專利申請人期望競争對手早期不能察覺到我(wǒ)(wǒ)方的專利并在授權之後攻其不備，隻能通過撰寫時的策略盡可能地把專利變得不容易被檢索到。

其實，上面所說的分(fēn)案申請的四種用法都可以利用專利審查過程中(zhōng)，權利的不穩定性和專利授權的滞後性給對手造成迷惑，從而給競争對手的專利分(fēn)析工(gōng)作和專利預警工(gōng)作增加難度。這種做法在一(yī)定程度上具有“潛水艇”專利的性質。

五、總結

1、分(fēn)案申請策略有很多“妙用”，用的好可以帶來意想不到的效果；
2、專利分(fēn)析和專利預警工(gōng)作，應該特别注意“潛水艇專利”，加強在審未授權申請文件的監控力度；
3、本次審查指南(nán)的修改，限制了所謂的無限分(fēn)案，對分(fēn)案的再分(fēn)案的提出時間和提出基礎進行了明确化，這一(yī)點應該點贊。
4、我(wǒ)(wǒ)國現行的主動分(fēn)案制度允許申請人可以在不确定的時候擴大(dà)或者修正申請的保護範圍。這确實對社會公衆有不公平之處，有可能使《審查指南(nán)》關于修改的時機和範圍的規定形同虛設。因此，後續的《專利法》及其細則，以及《審查指南(nán)》應該對主動分(fēn)案的條件做出更詳細的規定。

_______________________
①參見《專利審查指南(nán)2010》第一(yī)部分(fēn)第一(yī)章5.1.1，第23頁。
②參見《專利審查指南(nán)2010》第一(yī)部分(fēn)第一(yī)章5.1.1，第23頁。
③參見微信公衆号，趙日天說專利，趙日天：《【ZRT22】無限分(fēn)案bug今猶在啥都還沒改》，2017年10月19日。
④參見微信公衆号，強國院，國家知(zhī)識産權局專利複審委員(yuán)會第二申訴處審查員(yuán)傅玉：《對另類分(fēn)案申請的一(yī)點思考》，2016年2月12日。
⑤參見微信公衆号，彙業法律觀察，唐嘉偉：《專利術語——潛水艇專利》，2016年12 月14日。